Объект интеллектуальной собственности

Вправе ли коммерческие организации заключить между собой безвозмездный договор об отчуждении исключительного права (или лицензионный договор) на объект интеллектуальной собственности?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:

Безвозмездные договоры об отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и безвозмездные лицензионные договоры могут быть заключены между коммерческими организациями.

Обоснование позиции:

По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю) (ст. 1234 ГК РФ). По такому договору приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

В силу лицензионного договора одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (ст. 1235 ГК РФ). По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Из названных норм следует, что договоры об отчуждении исключительных прав и лицензионные договоры могут быть как возмездными, так и безвозмездными. При этом в безвозмездном договоре должно быть непосредственно указано на отсутствие встречного предоставления, иначе такой договор будет считаться возмездным. Отсутствие в возмездном договоре условий о размере вознаграждения или порядке его определения будет означать, что такой договор является незаключенным (п. 3 ст. 1234, п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

Согласно ст. 572 ГК РФ по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. Дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, в отношениях между коммерческими организациями не допускается (п. 1 ст. 575 ГК РФ).

При этом, действительно, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, содержанием которого является право использовать такой результат и распоряжаться им по усмотрению правообладателя, является имущественным правом (ст. 1226, ст. 1229 ГК РФ). Право использования такого результата в пределах, предусмотренных лицензионным договором, соответственно, также является имущественным правом. В этой связи не исключено, что передача имущественного права, осуществляемая с целью одарить другую сторону, может быть квалифицирована судом как дарение. Подобные решения в отношении договоров ссуды встречаются в судебной практике (смотрите, например, постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 22 апреля 2003 г. N Ф08-780/03, Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 мая 2008 г. N 14АП-1339/2008). Однако следует учитывать и наличие противоположной судебной практики (смотрите, например, определение ВАС РФ от 10 августа 2007 г. N 9985/07, постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 12 ноября 2009 г. N А53-3805/2009, от 10 марта 2009 г. N А53-8833/2008-С2-50, Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 декабря 2008 г. N 15АП-7365/2008).

Применительно к рассматриваемой ситуации, на наш взгляд, необходимо учитывать следующее.

Поскольку обязательственные правоотношения основываются на принципах возмездности и эквивалентности обмениваемых материальных объектов, большинство типов гражданско-правовых договоров являются взаимно-обязывающими. Так, например, не может существовать договор купли-продажи без какого-либо встречного предоставления, поскольку в этом случае договор будет являться ничем иным, как договором дарения. Однако в ряде случаев ГК РФ прямо устанавливает возможность существования договора, не предполагающего встречного предоставления, например договора ссуды. Такая же возможность установлена в отношении лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Поскольку лицензионные договоры и договоры об отчуждении исключительных прав являются самостоятельными типами гражданско-правовых договоров, отличными от договора дарения, то даже в случае безвозмездности этих договоров квалифицировать их в качестве договоров дарения, на наш взгляд, нельзя.

ГК РФ не указывает на то, что к таким договорам должны применяться нормы о дарении. Возможность заключения таких договоров не содержит никаких ограничений по субъектному составу (в проекте федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации» предлагается установить такие ограничения в отношении коммерческих организаций).

Кроме того, договор дарения не может предусматривать каких-либо встречных обязанностей одаряемого по отношению к дарителю (абзац второй п. 1 ст. 572 ГК РФ), тогда как, например, в безвозмездном лицензионном договоре могут быть предусмотрены определенные обязанности лицензиата (ст. 1237 ГК РФ).
Таким образом, с точки зрения действующего законодательства, на наш взгляд, безвозмездные договоры об отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и лицензионные договоры могут быть заключены и между коммерческими организациями.

Однако, учитывая то, что практика, рассмотренная нами выше применительно к схожим правоотношениям по договорам ссуды, не является единообразной, окончательное решение по данному вопросу может принять только суд с учетом конкретных обстоятельств дела. Судебной практики, непосредственно рассматривающей отношения по безвозмездным лицензионным договорам или договорам об отчуждении исключительны прав, нам обнаружить, к сожалению, не удалось.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Бахтина Анастасия

Один комментарий к “Объект интеллектуальной собственности

Обсуждение закрыто.